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Indice
Contratto di Licenza di Design
Il contratto di licenza di design è l’accordo con cui il titolare di un disegno o modello registrato, detto licenziante, concede a un altro soggetto, detto licenziatario, il diritto di utilizzare e sfruttare economicamente quel design per la fabbricazione, la commercializzazione o la distribuzione di prodotti, senza trasferirne la titolarità. Si tratta di uno strumento fondamentale nel mondo della proprietà industriale, particolarmente prezioso per i designer che desiderano monetizzare le proprie creazioni senza affrontare direttamente i costi di produzione e distribuzione, e per le imprese che intendono arricchire la propria offerta sfruttando un design altrui già protetto.
L’ordinamento italiano non prevede una disciplina specifica per il contratto di licenza di design, che si configura pertanto come contratto atipico ai sensi dell’art. 1322 del Codice Civile, il quale riconosce alle parti la libertà di determinare il contenuto dei propri accordi purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. Il riferimento normativo principale è il Codice della Proprietà Industriale, ovvero il D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, che agli articoli 31 e seguenti disciplina la registrazione dei disegni e modelli e all’art. 138 stabilisce che, ai fini della trascrizione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, l’atto di licenza deve avere la forma della scrittura privata autenticata o dell’atto pubblico, anche se l’art. 196 dello stesso Codice consente di produrre una semplice dichiarazione di avvenuta concessione sotto forma di scrittura privata. La trascrizione, pur non essendo requisito di validità del contratto tra le parti, è fortemente consigliabile perché rende la licenza opponibile ai terzi.
Un elemento centrale nella redazione del contratto è la definizione del tipo di esclusiva concessa. La licenza può essere non esclusiva, e in tal caso il licenziante resta libero di concedere gli stessi diritti anche ad altri soggetti e di utilizzare il design in proprio. Può essere esclusiva semplice, situazione in cui il licenziante si impegna a non concedere ulteriori licenze a terzi, pur conservando il diritto di utilizzare il design direttamente. Infine, può essere esclusiva assoluta, con la quale il licenziante rinuncia sia a concedere il design ad altri sia ad utilizzarlo personalmente, attribuendo al licenziatario un monopolio pieno sullo sfruttamento del disegno. La scelta tra queste formule incide in modo significativo sul valore economico della licenza e sulla struttura del corrispettivo.
Il corrispettivo è generalmente costituito da una royalty, ossia una percentuale calcolata sul fatturato o sulle vendite nette dei prodotti realizzati con il design in licenza, spesso accompagnata da un minimo garantito annuo che tutela il licenziante indipendentemente dai volumi di vendita effettivi del licenziatario. Le parti possono comunque concordare anche un compenso forfettario in un’unica soluzione o formule miste.
Il contratto deve poi individuare con precisione il territorio in cui la licenza è valida, poiché il design registrato conferisce diritti solo nei Paesi in cui è stato effettivamente depositato, e la durata dell’accordo, che non potrà eccedere quella della registrazione del design stesso, rinnovabile fino a un massimo di venticinque anni dall’originaria data di deposito. È altresì opportuno specificare gli usi consentiti, eventualmente allegando un manuale d’uso del design che ne dettagli le modalità di applicazione sui prodotti, e disciplinare la possibilità o il divieto di concedere sublicenze a terzi.
Tra gli obblighi tipici del licenziante vi è il mantenimento in vigore della registrazione del design per tutta la durata del contratto, pagando le relative tasse di rinnovo, e la garanzia che il design non violi diritti di proprietà intellettuale di terzi. Il licenziatario, dal canto suo, è tenuto a utilizzare il design conformemente alle condizioni pattuite, a rispettare gli standard qualitativi eventualmente imposti dal licenziante, ad apporre sui prodotti la dicitura “su licenza di” seguita dal nome del titolare, e a consentire i controlli sulla qualità della produzione.
Un profilo da non trascurare riguarda la qualificazione fiscale della licenza. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la concessione in licenza di un design industriale costituisce prestazione di servizi soggetta ad IVA quando non sia accertato che l’opera possieda di per sé valore artistico e carattere creativo tali da qualificarla come opera d’ingegno ai sensi della Legge sul Diritto d’Autore. Si tratta di una distinzione rilevante che merita un’attenta valutazione caso per caso.
Esempio di Contratto di Licenza di Design
Di seguito è possibile trovare un esempio di contratto di licenza di design.
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge
tra
XY____________________, società di diritto italiano, con sede in______________
via __________________________n°________ iscritta al Registro delle Imprese di
___________________ n°______________________Partita Iva_________________,
in persona del legale rappresentante Sig.____________________________________
di seguito denominata “la Licenziante”
e
XY____________________, società di diritto italiano, con sede in______________
via __________________________n°________ iscritta al Registro delle Imprese di
___________________ n°______________________Partita Iva_________________,
in persona del legale rappresentante Sig.____________________________________
di seguito denominata “la Licenziataria”
e congiuntamente le “Parti”
Premesso che
– la Licenziante è titolare piena ed esclusiva dei seguenti diritti di privativa:
domanda disegno e modello n. __________________________________________
depositata in data _____________ in (paese) _______________________ n.
concessione __________________ in data _________________;
– (Successivamente la Licenziante, avvalendosi del diritto di priorità, ha esteso il
design nei seguenti Paesi _____________________________)
– la Licenziante e’ interessata a concedere, verso corrispettivo, licenza esclusiva/non
esclusiva dei sopraindicati diritti sul disegno o modello per tutti i Paesi dove insiste il
diritto di esclusiva
– la Licenziataria è interessata ad ottenere, verso corrispettivo, licenza esclusiva/non esclusiva dei diritti sul disegno o modello sopra descritti;
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1. Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto
2. Oggetto della licenza
2.1. Con il presente atto, la Licenziante conferisce alla Licenziataria, che accetta,
licenza esclusiva/non esclusiva dei seguenti diritti sul disegno o modello: ________
2.2. La Licenziataria non ha facoltà di concedere sublicenze del design se non con il
consenso scritto della Licenziante.
Oppure
2.2 La Licenziataria potrà concedere liberamente sublicenze del design.
3. Durata del contratto
3.1. La licenza avrà effetto dalla sottoscrizione del presente contratto e avrà la durata
di anni ___________________
3.2. Alla scadenza, la disdetta dovrà essere comunicata a mezzo lettera Raccomandata
A/R con Ricevuta di Ritorno o equivalente almeno ______ (______) mesi prima della stessa. In mancanza, il contratto s’intenderà tacitamente rinnovato di ______
(_______) anni in _______ (______) anni, con disdetta da comunicarsi nelle predette
forme almeno ______ (______) mesi prima della scadenza del contratto.
4. Remunerazione per la licenza
4.1. A titolo di corrispettivo per quanto previsto dal presente contratto la Licenziataria
corrisponderà alla Licenziante:
– un importo forfettario di euro ______ (_______) per ogni anno di licenza previo
ricevimento della relativa fattura che verrà emessa dalla Licenziante con le seguenti
modalità _____________________ .
In tal caso la Licenziataria terrà registri accurati e sufficientemente dettagliati per
determinare facilmente le somme dovute. La Licenziataria permetterà in ogni
momento ai rappresentanti autorizzati della Licenziante di esaminare tali registri,
nonché i libri contabili e le fatture riguardanti la vendita dei Prodotti.
Oppure
– La società Licenziataria corrisponderà alla Licenziante, una royalty pari al … % sul
fatturato derivante dalla vendita dei prodotti recanti il design licenziato dedotti gli
sconti, gli omaggi, gli accrediti, l’I.V.A. ed ogni altra imposta applicabile con
eccezione di quelle sul reddito.13
4.2 Il corrispettivo di cui al punto 4.1 verrà corrisposto con le seguenti modalità:
___________________________
14
.
5. Obblighi della licenziataria
5.1. È vietato alla Licenziataria di utilizzare il Design con modalità diverse da quelle
specificatamente e tassativamente autorizzate.
5.2. È vietato alla Licenziataria di depositare e/o utilizzare, segni distintivi o design
uguali o confondibili con i segni distintivi della licenziante e/o modelli confondibili
con i design oggetto del presente contratto.
5.3. La Licenziataria si impegna a fabbricare e commercializzare i prodotti nei territori
della licenza, obbligandosi a non svolgere una politica attiva di vendita (apertura di
magazzini, depositi, succursali, conferimento di mandati di agenzia o di
rappresentanza) al di fuori del territorio oggetto di licenza.
5.4. La Licenziataria dovrà apporre sui prodotti realizzati sulla base della presente
licenza la scritta “costruiti su licenza di …”.
6. Obblighi della licenziante
6.1. La Licenziante si obbliga a coltivare le procedure di registrazione del design se
allo stato di domanda e ad attivarsi per il mantenimento della privativa e per il
rinnovo.
6.2. La Licenziante si impegna a rinnovare il design, fino alla durata massima prevista
per legge, nel caso in cui la scadenza dello stesso intervenga prima della cessazione
del contratto.
7. Risoluzione anticipata
7.1. Ciascuna parte può risolvere il presente contratto con effetto immediato, mediante
comunicazione da effettuarsi per iscritto a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno, in caso di inadempimento essenziale della controparte.
7.2. È considerato inadempimento essenziale, ai sensi dell’art. 7.1, la violazione, in
tutto o in parte dei propri obblighi contrattuali, posta in essere da una Parte, quando
essa cagioni all’altra Parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di ciò che
essa aveva diritto di attendersi dal contratto.
Oppure
7.1. La Licenziante può in ogni momento e con effetto immediato risolvere il contratto,
salvo comunque il risarcimento degli eventuali danni, mediante l’invio alla
Licenziataria di una comunicazione con Raccomandata A/R a ricevuta di ritorno,
nella quale dichiari di volersi avvalere della facoltà di risolvere il contratto, qualora
si verifichino le seguenti condizioni:
a) se la Licenziataria non adempia all’obbligo di corrispondere i corrispettivi secondo
gli importi e le scadenze di cui all’art. 4 entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione di messa in mora da parte del Licenziante;
b) se la Licenziataria violi gli obblighi di cui all’art. 5;
d) se la Licenziataria sia sottoposta ad una procedura concorsuale.
7.2. La Licenziataria può in ogni momento e con effetto immediato risolvere il
contratto, salvo comunque il risarcimento degli eventuali danni, mediante l’invio alla
Licenziante di una comunicazione con Raccomandata A/R a ricevuta di ritorno, nella
quale dichiari di volersi avvalere della facoltà di risolvere il contratto, qualora si
verifichino le seguenti condizioni:
a) se la Licenziante violi gli obblighi di cui all’art. 6;
d) se la Licenziante sia sottoposta ad una procedura concorsuale.
8. Protezione del design
8.1. Le Parti si obbligano reciprocamente a darsi comunicazione, non appena ne
vengano a conoscenza, di contraffazioni e/o contestazioni del disegno o modello,
nonché di contestazioni riguardanti pretese violazioni di diritti di design o simili di
terzi per effetto dell’uso del disegno o modello.
8.2. Nel caso in cui un terzo, in via giudiziale ovvero stragiudiziale, contesti la validità
dei titoli di esclusiva oppure che l’utilizzo del design costituisce violazione di diritti
altrui di qualunque natura, la strategia difensiva da adottare dovrà essere
preventivamente concordata tra le parti. In caso di disaccordo, la decisione definitiva
spetterà in ogni caso alla Licenziante.
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Oppure
8.2. La Licenziataria dovrà adottare, a proprie spese, previo accordo con la
Licenziante, le iniziative più opportune dirette alla tutela e alla difesa del disegno o
modello.
8.3 Le spese legali sia di natura giudiziale che stragiudiziale graveranno in parti uguali
sui contraenti nell’ipotesi in cui la decisione di procedere sia stata adottata di comune
accordo. In caso contrario, le relative spese graveranno esclusivamente sulla parte che
agisce. Del pari alla parte che agisce andranno i benefici conseguenti alla controversia.
9. Garanzie
9.1. La Licenziante non fornisce garanzie in ordine alla validità del design, né che
l’uso dello stesso non violi preesistenti diritti di terzi, in ogni caso dichiara che per
quanto di sua conoscenza il design non viola diritti esclusivi di terzi e non sussistono
altre cause di nullità.
9.2. In caso di contestazione da parte di terzi che assumano illecito l’uso del disegno o
modello, la Licenziataria non potrà pretendere la restituzione neppure parziale dei
compensi corrisposti, né le spese comunque sostenute in relazione al presente
contratto, né il risarcimento dei danni subiti.
9.3. Nell’ipotesi in cui venga dichiarata giudizialmente la nullità dei titoli, la
cessazione del contratto coinciderà con la data di passaggio in giudicato della relativa
sentenza.
9.4. Le somme corrisposte a titolo di corrispettivo della presente licenza non dovranno
essere restituite.
10. Cessazione del contratto
10.1 Dopo la fine del presente Contratto per lo scadere del suo termine naturale, ai
sensi dell’art. 3.1, o in caso di risoluzione anticipata dovuta ad un inadempimento
essenziale del presente Contratto da parte della Licenziataria, la Licenziataria cesserà
di usare il Design con effetto immediato.
10.2 Nel caso di risoluzione anticipata dovuta a causa imputabile alla Licenziante, la
Licenziataria sarà libera di usare il Design su base non esclusiva per un periodo di
mesi __________ .
11. Cessione del contratto
Il presente contratto non è cedibile nemmeno in parte, senza il preventivo accordo
scritto tra le parti.
Oppure
La Licenziante presta sin d’ora il proprio consenso alla cessione del presente
contratto.
12. Legge applicabile
12.1. Il presente contratto è regolato dal diritto italiano.
12.2. Le Parti nel riconoscere che il presente accordo è stato concordato tra di loro su
di un piano di assoluta parità negoziale espressamente escludono che il medesimo
debba essere sottoposto alla disciplina delle clausole vessatorie recata dagli artt.
1341 e 1342 del Codice Civile Italiano.
13. Spese
Le spese del presente atto sono a carico della Licenziataria, al cui carico sono pure
tutti gli oneri connessi alla trascrizione del presente atto nei pubblici registri. La
Licenziante, dal canto suo, si tiene a disposizione per l’espletamento delle formalità
occorrenti.
14. Clausole finali
14.1. Qualsiasi modificazione od integrazione del presente contratto, a pena di
inefficacia, dovrà essere fatta per iscritto e debitamente sottoscritta.
14.2. L’eventuale nullità parziale o totale di una o più clausole del presente contratto
non inficia la validità delle restanti pattuizioni. In tale eventualità le parti si
accorderanno per sostituire le clausole nulle con pattuizioni valide di contenuto
equivalente o simile e comunque atte a permettere il conseguimento degli scopi
contrattuali, salvo non si tratti di clausole essenziali.
15. Risoluzione delle controversie
15.1. Tutte le controversie nascenti dal presente contratto saranno devolute a un
tentativo di conciliazione presso l’Organismo di mediazione della Camera di
Commercio di [___________] e risolte secondo il Regolamento da questa adottato.
Opzione 1
15.2. Qualora entro il termine di 90 gg. la procedura non sia definita o in caso di
mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente
contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della
Camera di Commercio di [___________].
15.3. Il Tribunale Arbitrale sarà composto, indipendentemente dal numero delle parti,
da un arbitro unico nominato in conformità al Regolamento della Camera di
commercio.
15.4. Il Tribunale Arbitrale deciderà, con arbitrato rituale e secondo diritto18 nel
rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.
16. Foro competente
Qualora entro il termine di 90 gg. la procedura non sia definita o in caso di mancato
raggiungimento di un accordo, per tutte le controversie derivanti dal presente
contratto o collegata allo stesso sarà competente esclusivamente il Foro di _______.
_____________ lì, ______________
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Si dichiara di aver preso esatta visione delle condizioni generali di contratto di cui
sopra, con particolare attenzione alle condizioni di cui ai punti:
– 7 ( risoluzione anticipata),
– 8 (protezione del design),
– 9 (garanzie),
– 15 (risoluzione delle controversie),
sopra riportate, le cui clausole – oggetto di specifica trattativa – si intendono
accettate a ogni conseguente effetto e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt.
1341 e 1342 cod. civ.
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Modello Contratto di Licenza di Design Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello di contratto di licenza di design da scaricare. Il modulo contratto di licenza di design compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile contratto di licenza di design può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Contratto di Licenza di Design PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile contratto di licenza di design PDF editabile.
