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Indice
Contratto di Concessione di Licenza del Marchio
Il contratto di licenza di marchio (licensing) è un accordo grazie al quale il titolare di un marchio concede a un soggetto terzo il diritto di utilizzarlo, a determinate condizioni e per un tempo stabilito, in cambio di un corrispettivo. Si tratta di uno strumento che consente al licenziante di sfruttare economicamente il proprio diritto di privativa, conservandone la titolarità, e al licenziatario di godere dell’avviamento e della notorietà già acquisiti dal marchio, senza dover sostenere costi e investimenti correlati alla creazione di un nuovo segno distintivo. Questa collaborazione può assumere particolare rilevanza nel settore della moda e degli accessori, dove l’impresa titolare del marchio, concedendone l’uso a un’azienda terza, riduce i costi fissi e alleggerisce la gestione interna, pur beneficiando di un ritorno economico e di un ampliamento della visibilità del proprio brand.
In generale, concedere un marchio in licenza significa creare un accordo vantaggioso sia per il licenziante che per il licenziatario. Il primo ottiene un beneficio economico dall’uso della propria privativa intellettuale, senza investire in ulteriori attività produttive o distributive. Il secondo ha l’opportunità di potenziare il proprio volume d’affari, sfruttando l’immagine e il posizionamento di un marchio consolidato, riducendo la necessità di risorse dedicate allo sviluppo e alla registrazione di un nuovo brand. Il contratto di licenza, quindi, è uno strumento di cooperazione, mirato a massimizzare la redditività del marchio e a estendere la sua portata sui mercati internazionali.
Il licensing di marchio è considerato un contratto atipico, poiché non esiste una legge che lo disciplini in maniera esaustiva. La regolamentazione di questa tipologia di contratto trova la sua fonte principale nell’autonomia contrattuale delle parti, le quali stabiliscono contenuti, obblighi e limitazioni nel rispetto dei principi generali di buonafede e di tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Di conseguenza, un contratto di licenza deve essere redatto con estrema attenzione, affinché risulti completo e tuteli gli interessi di entrambi i soggetti coinvolti. Pur nella varietà delle possibili configurazioni, alcune clausole tendono a ripresentarsi con frequenza, in quanto funzionali a definire con precisione i reciproci diritti e doveri.
Una sezione rilevante del contratto riguarda l’oggetto e la durata della licenza. Il licenziante, nel concedere il diritto di utilizzare il marchio, stabilisce in maniera dettagliata i prodotti o i servizi a cui il marchio si riferisce, le aree geografiche in cui la licenza è valida e il periodo di tempo durante il quale il licenziatario potrà avvalersi del marchio. Un’impresa del settore della moda, ad esempio, potrebbe concedere la licenza di fabbricare capi d’abbigliamento in uno specifico Paese, autorizzando poi la vendita in altri mercati. Questa impostazione permette di calibrare l’estensione geografica e la destinazione merceologica del marchio, garantendo che non vi siano sovrapposizioni con altre licenze e prevenendo l’abuso o l’uso non consono del segno distintivo. La durata della licenza viene di solito concordata per un periodo compreso tra due e cinque anni, ma può essere più lungo o più breve a seconda degli obiettivi e delle strategie delle parti. Allo scadere del termine, il contratto si estingue salvo che non sia previsto un rinnovo automatico.
Accanto all’indicazione dell’oggetto e della durata, un’altra clausola essenziale riguarda l’uso del marchio da parte del licenziatario. Il licenziante vuole assicurarsi che l’impiego del segno distintivo sia coerente con l’immagine e con la reputazione del brand, ragione per cui, di frequente, viene previsto l’obbligo per il licenziatario di attenersi a precisi standard tecnici e qualitativi. Ciò significa che la produzione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti contrassegnati dal marchio debbono svolgersi in linea con le linee guida definite dal licenziante. Quest’ultimo, peraltro, potrà inserire nell’accordo la facoltà di eseguire verifiche presso gli stabilimenti produttivi del licenziatario e di assistere all’esecuzione di test sui prodotti. In tal modo, il marchio non rischia di subire un deterioramento d’immagine a causa di scarsa qualità o scelte commerciali inadeguate. A volte, il licenziante si impegna anche a fornire consulenza tecnica o a collaborare nell’individuazione di difetti e loro correzioni, in cambio di un compenso o di una partecipazione agli utili, a conferma del fatto che la licenza può includere anche servizi di supporto.
La definizione del territorio di riferimento assume un’altra valenza strategica, perché il licenziante desidera proteggere il marchio in modo che il licenziatario non lo sfrutti in aree non autorizzate, con conseguente rischio di cannibalizzazione dei mercati o conflitti con altre licenze concesse. Altrettanto fondamentale è individuare quali diritti esatti vengono concessi: in alcune circostanze, il licenziante può delegare al licenziatario la fabbricazione dei prodotti, ma mantenere per sé la fase di vendita o viceversa, o concedere il diritto di fabbricare e vendere in modo completo. L’accordo deve chiarire se la licenza di marchio sia esclusiva oppure non esclusiva. Nel primo caso, il licenziante non può utilizzare il marchio nella stessa categoria di prodotti e nello stesso territorio, né concederlo ad altri. Nel secondo caso, la licenza è di tipo non esclusivo, il che significa che il titolare può concedere analoghi diritti a più soggetti e, a sua volta, continuare a utilizzare il segno.
L’obbligo di riservatezza, spesso inserito nel contratto di licenza, preserva le informazioni confidenziali e la struttura stessa del marchio, impedendo che esso finisca nelle mani della concorrenza o sia utilizzato in modo improprio. È in questo contesto che si comprende l’interesse del licenziante a mantenere il pieno controllo sull’immagine del marchio e sulle strategie di marketing. Ciò si traduce nell’imposizione, a carico del licenziatario, dell’obbligo di sottoporre ogni materiale promozionale all’approvazione scritta del licenziante. Le spese pubblicitarie, in molti casi, ricadono sul licenziatario, che, tuttavia, ha l’opportunità di incrementare la notorietà del marchio e, conseguentemente, il volume delle proprie vendite.
Per proteggere ulteriormente il valore del marchio, il licenziante impone spesso al licenziatario clausole di esclusione di responsabilità, limitandosi a garantire la veridicità delle informazioni sullo stato del marchio e a impegnarsi a svolgere con diligenza le pratiche di deposito. Non fornisce una garanzia assoluta sulla validità del marchio o sulla concessione del medesimo, rimandando le responsabilità al contesto legale in cui il marchio è registrato. Analogamente, è possibile prevedere nel contratto una strategia comune per contrastare la contraffazione e altre violazioni del marchio nel territorio di riferimento. A volte tale attività di monitoraggio è affidata al licenziatario, il quale, da parte sua, deve segnalare ogni atto di concorrenza sleale o contraffazione di cui venga a conoscenza; in altri casi, è il licenziante a mantenere il controllo su qualsiasi azione legale, chiedendo collaborazione al licenziatario.
Il corrispettivo, di norma, riveste un’importanza decisiva. Il contratto di licenza è un atto a titolo oneroso, per cui il licenziante riceve un compenso (fisso o variabile) per la concessione del marchio. Se il compenso è fisso, abbiamo il cosiddetto lump sum, che non risente delle vendite realizzate. Se invece è variabile, si parla di royalty, proporzionata al fatturato o al numero di unità prodotte o vendute. Spesso, si stabilisce un meccanismo di rendicontazione in base al quale il licenziatario deve comunicare i dati di vendita e consentire un eventuale audit da parte del licenziante, al fine di verificare la correttezza dei conteggi e l’entità delle royalties dovute. All’interno del contratto dovrà quindi essere regolata la periodicità dei pagamenti, le modalità di contabilizzazione e l’eventuale sanzione in caso di ritardo o di errata dichiarazione.
Infine, un tema significativo è quello dell’esclusiva: la licenza di marchio può essere esclusiva, impedendo al licenziante non solo di cedere i medesimi diritti a un terzo ma persino di usare il marchio in prima persona nella medesima categoria di prodotti e nello stesso territorio. In caso di concessioni multiple, invece, la licenza diventa non esclusiva, e il licenziatario dovrà accettare che altri soggetti utilizzino lo stesso marchio, ovviamente a condizioni di omogeneità dei prodotti per non generare confusione sul mercato. È proprio in quest’ultimo caso che l’articolo 23 del Codice della Proprietà Industriale prevede l’impegno del licenziatario a uniformare la produzione agli standard del licenziante, salvaguardando la coerenza e l’immagine del marchio.
Esempio di Contratto di Licenza del Marchio
Di seguito è possibile trovare un esempio di concessione di licenza del marchio.
CONTRATTO-TIPO DI LICENZA DI MARCHIO
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra:
XY , società di diritto italiano, con sede in via n° iscritta al Registro delle Imprese di n° Partita Iva ,in persona del legale rappresentante Sig.
di seguito denominata “la Licenziante”;
e
XY , società di diritto italiano, con sede in via n° iscritta al Registro delle Imprese di n° Partita Iva ,in persona del legale rappresentante Sig.
di seguito denominata “la Licenziataria”
e congiuntamente le “Parti”
Premesso che
– la Licenziante è titolare piena ed esclusiva dei seguenti diritti su marchi:
domanda marchio n. ..depositata in data .. in (paese) n. concessione .. in data ..;
– la Licenziante è interessata a concedere, verso corrispettivo, licenza esclusiva/non esclusiva dei sopraindicati diritti su marchi di impresa per tutti i Paesi dove insiste il diritto di esclusiva;
– la Licenziataria è interessata ad ottenere, verso corrispettivo8, licenza esclusiva/non esclusiva sui marchi sopra descritti;
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1. Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto
2. Oggetto della licenza
2.1. Con il presente atto, la Licenziante conferisce alla Licenziataria, che accetta,
licenza esclusiva/non esclusiva dei seguenti diritti: ….. (di seguito indicato semplicemente come Marchio)
per i seguenti prodotti / servizi: …. e per i seguenti Paesi dove insiste il diritto di esclusiva ….. .
2.2. La Licenziataria non ha facoltà di concedere sublicenze sul Marchio se non con il
consenso scritto della Licenziante
Oppure
2.2. La Licenziataria potrà concedere liberamente sublicenze sul marchio.
3. Durata del contratto
3.1. La licenza avrà effetto dalla sottoscrizione del presente contratto e avrà la durata
di anni ..
3.2. Alla scadenza, la disdetta dovrà essere comunicata a mezzo lettera Raccomandata
A/R con Ricevuta di Ritorno o equivalente almeno ____ mesi prima della stessa. In
mancanza, il contratto s’intenderà tacitamente rinnovato di anni in ____
_____) anni, con disdetta da comunicarsi nelle predette forme almeno ___ mesi prima della scadenza del contratto.
4. Corrispettivo per la licenza di marchio
4.1. A titolo di corrispettivo per quanto previsto dal presente contratto la Licenziataria
corrisponderà alla Licenziante:
un importo forfettario di euro ( ..) per ogni anno di licenza previo ricevimento della relativa fattura che verrà emessa dalla Licenziante con le seguenti modalità ..
Oppure
La società Licenziataria corrisponderà alla Licenziante, una royalty pari al ____ % sul fatturato derivante dalla vendita dei prodotti a Marchio dedotti gli sconti, gli omaggi, gli accrediti, l’I.V.A. ed ogni altra imposta applicabile con eccezione di quelle sul reddito.
In tal caso la Licenziataria terrà registri accurati e sufficientemente dettagliati per determinare facilmente le somme dovute. La Licenziataria permetterà in ogni momento ai rappresentanti autorizzati della Licenziante di esaminare tali registri, nonché i libri contabili e le fatture riguardanti la vendita dei Prodotti.
4.2. Le royalties saranno corrisposte con le seguenti modalità:
– le royalties verranno corrisposte alla fine di ogni .., il primo dei quali decorrerà dal ..
Prima della scadenza convenuta la Licenziataria si impegna a trasmettere alla Licenziante un rendiconto esatto e completo e a versare le somme pattuite sul conto .. entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura emessa dalla Licenziante.
4.3. Qualunque sia il fatturato realizzato, la Licenziataria si impegna comunque a corrispondere alla Licenziante la seguente somma (minimo garantito) che verrà imputata alle royalties già corrisposte:
– .Euro .. per il primo anno;
– Euro .. per il secondo anno;
– Euro ..per il terzo anno.
Tali somme saranno dovute entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui è
maturato il diritto a ricevere il minimo garantito.
5. Obblighi della licenziataria
5.1. La Licenziataria è tenuta ad utilizzare il marchio in modo tale da non ledere fama, prestigio e decoro della Licenziante. In particolare la Licenziataria è tenuta a fabbricare i prodotti e a prestare i servizi contrassegnati dal Marchio impegnandosi a uniformare la propria produzione o le proprie prestazioni alle caratteristiche sostanziali, tecniche e qualitative imposte dalla Licenziante affinché non ne derivi inganno proprio in quelle peculiarità dei prodotti o dei servizi giudicate essenziali nell’apprezzamento del pubblico. In particolare la Licenziataria si obbliga espressamente ad usare i Marchi per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio con gli stessi Marchi dalla Licenziante o da altri licenziatari.
5.2. La Licenziante avrà cura di effettuare gli opportuni controlli circa le modalità d’uso e la conformità dell’uso stesso alle condizioni sopra specificate. Tale controllo riguarderà tutti gli aspetti relativi alle caratteristiche qualitative del prodotto/servizio e il rispetto degli obblighi assunti anche al fine di evitare la decadenza del marchio. La Licenziataria si impegna sin da ora a mettersi a disposizione della Licenziante per facilitarle l’esercizio di tale diritto.
5.3. È vietato alla Licenziataria di utilizzare i Marchi con modalità diverse da quelle specificatamente e tassativamente autorizzate.
5.4. È vietato alla Licenziataria di depositare e/o utilizzare, marchi e/o segni distintivi uguali o confondibili ai Marchi licenziati o, comunque, atti ad ingenerare inganno o confusione nel pubblico dei consumatori.
5.5. La Licenziataria si impegna a fabbricare e commercializzare i prodotti o prestare i servizi nei territori della licenza, obbligandosi a non svolgere una politica attiva di vendita (apertura di magazzini, depositi, succursali, conferimento di mandati di agenzia o di rappresentanza) al di fuori del territorio oggetto di licenza.
6. Obblighi della licenziante
6.1. La Licenziante si obbliga a coltivare le procedure di registrazione del marchio se allo stato di domanda e ad attivarsi per il mantenimento della privativa e per il rinnovo.
6.2. La Licenziante si impegna a rinnovare il Marchio nel caso in cui la scadenza dello stesso intervenga prima della cessazione del contratto.
7. Controlli
7.1 La Licenziante avrà diritto di controllare o far controllare da un esperto contabile o tecnico di sua fiducia, i materiali e la documentazione fiscale e contabile relativa all’oggetto del Contratto e comunque idonea a consentire l’accertamento dell’ammontare delle royalties dovute.
7.2 Le modalità di controllo saranno concordate tra le parti in modo da non incidere sul regolare svolgimento delle attività e nel rispetto della disciplina in materia di riservatezza.
8. Prelazione
8.1. La Licenziante riconosce a favore della Licenziataria un diritto di prelazione nell’acquisto, a parità di condizioni, nel caso in cui intenda cedere a terzi il marchio oggetto di licenza.
8.2. La Licenziante dovrà comunicare alla Licenziataria i termini della proposta di acquisto per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
8.3. La Licenziataria potrà esercitare il proprio diritto di prelazione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto 8.2. con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
9. Risoluzione anticipata
9.1. Ciascuna parte può risolvere il presente contratto con effetto immediato, mediante comunicazione da effettuarsi per iscritto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, in caso di inadempimento essenziale della controparte.
9.2. È considerato inadempimento essenziale, ai sensi dell’art. 9.1, la violazione, in tutto o in parte dei propri obblighi contrattuali, posta in essere da una Parte, quando essa cagioni all’altra Parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di ciò che essa aveva diritto di attendersi dal contratto.
Oppure
9.1. La Licenziante può in ogni momento e con effetto immediato risolvere il contratto, salvo comunque il risarcimento degli eventuali danni, mediante l’invio alla Licenziataria di una comunicazione con Raccomandata A/R a ricevuta di ritorno, nella quale dichiari di volersi avvalere della facoltà di risolvere il contratto, qualora si verifichino le seguenti condizioni:
a) se la Licenziataria non adempia all’obbligo di corrispondere i corrispettivi secondo gli importi e le scadenze di cui all’art. 4 entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora da parte del Licenziante;
b) se la Licenziataria violi gli obblighi di cui all’art. 5;
d) se la Licenziataria sia sottoposta ad una procedura concorsuale.
9.2. La Licenziataria può in ogni momento e con effetto immediato risolvere il contratto, salvo comunque il risarcimento degli eventuali danni, mediante l’invio alla Licenziante di una comunicazione con Raccomandata A/R a ricevuta di ritorno, nella quale dichiari di volersi avvalere della facoltà di risolvere il contratto, qualora si verifichino le seguenti condizioni:
a) se la Licenziante violi gli obblighi di cui all’art. 6;
d) se la Licenziante sia sottoposta ad una procedura concorsuale.
10. Protezione del marchio
10.1. Le Parti si obbligano reciprocamente a darsi comunicazione, non appena ne vengano a conoscenza, di contraffazioni e/o contestazioni del Marchio, nonché di contestazioni riguardanti pretese violazioni di diritti di marchio o simili di terzi per effetto dell’uso del Marchio.
10.2. Nel caso in cui un terzo, in via giudiziale ovvero stragiudiziale, contesti la validità dei titoli di esclusiva oppure che l’utilizzo del Marchio costituisce violazione di diritti altrui di qualunque natura, la strategia difensiva da adottare dovrà essere preventivamente concordata tra le parti. In caso di disaccordo, la decisione definitiva spetterà in ogni caso alla Licenziante.
Oppure
10.2. La Licenziataria dovrà adottare, a proprie spese, previo accordo con la Licenziante, le iniziative più opportune dirette alla tutela e alla difesa del Marchio.
10.3 Le spese legali sia di natura giudiziale che stragiudiziale graveranno in parti uguali sui contraenti nell’ipotesi in cui la decisione di procedere sia stata adottata di comune accordo. In caso contrario, le relative spese graveranno esclusivamente sulla parte che agisce. Del pari alla parte che agisce andranno i benefici conseguenti alla controversia.
11. Garanzie
11.1. La Licenziante non fornisce garanzie in ordine alla validità del Marchio, né che l’uso dello stesso non violi preesistenti diritti di terzi, in ogni caso dichiara che per quanto di sua conoscenza il marchio non viola diritti esclusivi e non sussistono altre cause di nullità.
11.2. In caso di contestazione da parte di terzi che assumano illecito l’uso del Marchio, la Licenziataria non potrà pretendere la restituzione neppure parziale dei compensi corrisposti, né le spese comunque sostenute in relazione al presente contratto, né il risarcimento dei danni subiti.
11.3. Nell’ipotesi in cui venga dichiarata giudizialmente la nullità dei titoli, la cessazione del contratto coinciderà con la data di passaggio in giudicato della relativa sentenza.
11.4. Le somme corrisposte a titolo di corrispettivo della presente licenza non dovranno essere restituite.
12. Cessazione del contratto
12.1 Dopo la fine del presente Contratto per lo scadere del suo termine naturale, ai sensi dell’art. 3.1, o in caso di risoluzione anticipata dovuta ad un inadempimento essenziale del presente Contratto da parte della Licenziataria, la Licenziataria cesserà di usare il Marchio con effetto immediato.
12.2 Nel caso di risoluzione anticipata dovuta a causa imputabile alla Licenziante, la Licenziataria sarà libera di usare il Marchio su base non esclusiva per un periodo di .. mesi .
22 Le parti possono anche decidere di accollare per intero alla Licenziante o alla Licenziataria l’obbligo di difesa del marchio. Si tratta di una clausola che, stante i costi molto elevati delle spese legali in alcuni paesi, può incidere in modo rilevante sul sinallagma contrattuale.
13. Cessione del contratto
Il presente contratto non è cedibile nemmeno in parte, senza il preventivo accordo
scritto tra le parti.
Oppure
La Licenziante presta sin d’ora il proprio consenso alla cessione del presente
contratto.
14. Legge applicabile
14.1. Il presente contratto è regolato dal diritto italiano.
14.2. Le Parti nel riconoscere che il presente accordo è stato concordato tra di loro su di un piano di assoluta parità negoziale, espressamente escludono che il medesimo debba essere sottoposto alla disciplina delle clausole vessatorie recata dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano.23
15. Spese
Le spese del presente atto sono a carico della Licenziataria, al cui carico sono pure tutti gli oneri connessi alla trascrizione del presente atto nei pubblici registri. La Licenziante, dal canto suo, si tiene a disposizione per l’espletamento delle formalità occorrenti.
16. Clausole finali
16.1. Qualsiasi modificazione od integrazione del presente contratto, a pena di inefficacia, dovrà essere fatta per iscritto e debitamente sottoscritta.
16.2. L’eventuale nullità parziale o totale di una o più clausole del presente contratto non inficia la validità delle restanti pattuizioni. In tale eventualità le parti si accorderanno per sostituire le clausole nulle con pattuizioni valide di contenuto equivalente o simile e comunque atte a permettere il conseguimento degli scopi contrattuali, salvo non si tratti di clausole essenziali.
17. Risoluzione delle controversie
17.1. Tutte le controversie nascenti dal presente contratto saranno devolute a un
tentativo di conciliazione presso l’Organismo di mediazione della Camera di
Commercio di [….] e risolte secondo il Regolamento da questa adottato.
Opzione1
17.2. Qualora entro il termine di 90 gg. la procedura non sia definita o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della
Camera di Commercio di [….].
17.3. Il Tribunale Arbitrale sarà composto, indipendentemente dal numero delle parti, da un arbitro unico nominato in conformità al Regolamento della Camera di commercio.
17.4. Il Tribunale Arbitrale deciderà, con arbitrato rituale e secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.
Oppure
Opzione 2
18. Foro competente
Qualora entro il termine di 90 gg. la procedura non sia definita o in caso di mancato
raggiungimento di un accordo, per tutte le controversie derivanti dal presente
contratto o collegata allo stesso sarà competente esclusivamente il Foro di …..
lì, …..
LA LICENZIANTE
LA LICENZIATARIA
Si dichiara di aver preso esatta visione delle condizioni generali di contratto di cui sopra, con particolare attenzione alle condizioni di cui ai punti:
– 9 ( risoluzione anticipata),
– 10 (protezione del marchio),
– 11 (garanzie),
– 17 (risoluzione delle controversie),
sopra riportate, le cui clausole – oggetto di specifica trattativa – si intendono accettate a ogni conseguente effetto e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ..
LA LICENZIANTE
LA LICENZIATARIA
Modello Contratto di Licenza del Marchio Word da Scaricare
In questa sezione è presente un concessione di licenza del marchio da scaricare. Il modulo contratto di concessione di licenza del marchio compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile contratto di concessione di licenza del marchio può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Contratto di Licenza del Marchio PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile contratto di licenza del marchio PDF editabile.
